論知識產品的改進及其權利配置

黃煒杰

(深圳大學法學院,深圳 518061)

知識產品向來以“獨創性”“新穎性”“顯著性”為獲得知識產權授權的標準,知識產權法也被視為一種創新政策。但知識產品的創新并不是從零到一、從無到有的突破,而是對已有知識的發展與改進,既包含對公有領域知識的改進,也包含對已享有知識產權保護的知識產品的改進。(1)Jessica Litman, “The Public Domain,” Emory Law Journal, vol.39, no.4 (Fall 1990), pp.965-1024.前一種改進在知識產權法語境下通常被理解為“創造”(creation),本文主要討論的是后一種改進(re-creation)。知識產品的改進帶來社會效益,但也需要花費成本,還會引發權利的沖突與再配置問題。(2)Mark Lemley, “The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review, vol.75, no.5 (April 1997), pp.989-1084.從屬發明什么情況下可以不經基礎發明權利人許可而直接實施,未經原著作權人許可對原作品進行演繹而產生的新作品是否合法,因歷史原因在不同地區登記相同企業名稱并分別就企業名稱進行商標注冊的情況下商標權歸屬于誰,這些問題都與改進知識產品的權利配置規則有關。由于原創和改進都是知識產品創新的重要渠道,如何在知識產品原創者與改進者之間配置權利,是知識產權制度設計中的重要問題。(3)Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Robert P. Merges, et al., Intellectual Property in the New Technological Age, Clause 8 Publishing, 2020.同時,這也是一個充滿爭議的問題。各國規定各異(4)如接下來三節所述,美國與我國在從屬發明、演繹作品上的權利規則有較大差異,我國關于不同類型商標改進的規則,與美國、法國、日本也有不同。,學界也有不同觀點。有的認為應像承認未授權改進發明的專利權一樣,承認未授權演繹作品的著作權,未授權演繹作品的使用規則也應向未授權改進發明的使用規則看齊,以鼓勵創作。(5)Dotan Oliar, James Y. Stern, “Right on Time: First Possession in Property and Intellectual Property,” Boston University Law Review, vol.99, no.2 (March 2019), pp.395-458.有的則認為對著作權領域改進者貢獻的估值比對專利領域改進者貢獻的估值更為困難,故著作權法下改進者的權利應弱于專利法下改進者的權利。(6)Stefan Bechtold, Christopher Buccafusco, Christopher Jon Sprigman, “On the Shoulders of Giants or the Road Less Travelled? An Experimental Approach to Sequential Innovation in Intellectual Property,” European Policy for Intellectual Property (EPIP) Conference, Glasgow, UK, September 4, 2015, p.5.

過往研究一方面對著作權與專利權領域改進品的權利規則爭議不已、缺乏共識,另一方面卻有意忽視商標領域的改進。(7)Stefan Bechtold, Christopher Buccafusco, Christopher Jon Sprigman, “Innovation Heuristics: Experiments on Sequential Creativity in Intellectual Property,” Indiana Law Journal, vol.91, no.4 (Summer 2016), pp.1251-1307; Mark Lemley, “The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review, vol.75, no.5 (April 1997), pp.989-1084.本文認為,著作權、專利權與商標權的保護目的不同,作品、專利與商標的改進方式也不同,應根據不同類型知識產品的物理特征與保護目的,討論不同知識產權領域關于改進品的權利配置規則。(8)固然,知識產權客體不僅包括作品、專利、商標,還包括地理標志、集成電路布圖設計、植物新品種等其他客體,但前三者無論是客體的數量、法律糾紛的數量,還是相關立法司法文件的數量都占據主導性優勢,是最主要的知識產權客體,故本文對于知識產品的討論限于作品、專利和商標。以下各節將分別以從屬發明、演繹作品、各類型的商標改進為例,探討專利領域、著作權領域與商標領域的改進品規則,梳理不同規則背后的經濟學邏輯,以利于我們完善知識產權法規則,進一步發揮知識產權對創新的促進作用。(9)李劍: 《論共同富裕與反壟斷法的相互促進》,《上海交通大學學報(哲學社會科學版)》2022年第30卷第6期,第100—109頁。

(一) “封鎖專利”的經濟學解釋

專利改進的典型例子是從屬發明。(10)《專利審查指南》第二部分第四章第4.5節?！侗本└咴簩＠謾嗯卸ㄈ舾蓡栴}的意見》第121條: 從屬專利也稱改進專利,其形式主要有: (1) 在原有產品專利技術特征的基礎上,增加了新的技術特征。(2) 在原有產品專利技術特征的基礎上,發現了原來未曾發現的新的用途。(3) 在原有方法專利技術方案的基礎上,發現了新的未曾發現的新的用途。從屬發明是指在他人既有發明專利基礎上改進,通常是在基礎專利技術特征基礎上增加了新的技術特征或新的用途,并就該項改進獲得專利的發明。各國專利法對從屬專利權利歸屬的規定大體一致。(11)Bennett Gillogly, “A Window of Flexibility: Why the Formation of AfCFTA Provides an Ideal Opportunity for African Nations to Employ TRIPS Flexibilities on a Continental Scale,” Transnational Law &Contemporary Problems, vol.30, no.1 (Winter 2021), pp.121-155.從屬專利發明人對從屬發明享有專利權,基礎專利發明人對基礎發明享有專利權,但從屬專利權人要實施從屬專利或者許可他人實施從屬專利的,必須得到基礎專利權人的許可。同樣的,基礎專利權人想要實施從屬專利的,也必須征求從屬專利發明人同意。第三人要實施從屬專利的,必須同時得到基礎權利人和從屬專利權人的同意。這種制度安排也被稱為“封鎖專利(blocking patent)”,亦即沒有一方許可,另一方無法單獨實施從屬專利。(12)Atlas Powder Co. v. E.I. Du Pont de Nemours &Co., 750 F.2d 1569, 1580-81(Fed. Cir. 1984); Robert Merges, “Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents,” Tennessee Law Review, vol.62, no.1 (Fall 1994), pp.75-106.這意味著從屬專利的實施需要雙方同意,需要高昂的交易成本。從屬發明其實有三種權利配置方式: 第一,沒有權利;第二,基礎發明人獲得權利;第三,從屬發明者獲得權利(即現有制度)。前兩種配置下,從屬專利的實施都只需要基礎發明人的同意,只有第三種模式下,從屬專利的實施需要雙重同意。為什么各國專利法都選擇了第三種模式?

在第一種模式下,從屬發明沒有任何權利,意味著任何人只需要得到基礎發明人同意,就可以使用從屬發明。潛在的從屬發明者因無法得到從屬發明的報償,而沒有激勵進行從屬發明。對于基礎發明人而言,從屬發明只是增加了基礎發明的許可機會,但沒有增加許可的權利范圍,從屬發明帶來的價值仍然被他人無償攫取,故基礎發明人也沒有太強的動力進行從屬發明的開發創造。

在第二種模式下,由基礎發明人獲得從屬發明的專利權,從屬發明的實施就只需要基礎發明人的同意,降低了從屬發明的實施成本。然而,基礎發明人未必熟悉每個可能的改進領域,并不具有創造、實施從屬專利的知識與能力。對基礎發明人而言,更有效率的方法是將從屬專利的開發創造權和實施權許可給各領域最專業的發明人。這就帶來了對潛在從屬發明人的搜尋成本。潛在從屬發明人若認為實施從屬發明有利可圖,固然也會主動聯系基礎發明人,但由于從屬發明的專利權屬于基礎發明人,潛在從屬發明人在和基礎發明人達成許可協議前,并沒有激勵對從屬發明進行投資,否則即便完成了從屬發明,也屬于基礎發明人。由于從屬發明人沒有進行實際改進,基礎發明人只能通過潛在改進者的想法來判斷其價值。但是,潛在改進者不愿意將全部想法告知基礎發明人,因為想法一旦完全告知,基礎發明人就沒有必要再為該想法向潛在改進者付費。這就是所謂的阿羅信息悖論。(13)Kenneth Arrow, “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention,” in Universities-National Bureau Committee for Economic Research &Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council, eds., The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1962, pp.609-626.而如果潛在改進者不將如何改進的想法告知基礎發明人,或者只是部分告知,也會因信息不對稱,增加雙方談判成本,基礎發明人可能會拒絕開發一些看起來價值較低但可能實際上有重大效果的從屬發明。外部性也會增加談判成本。如果從屬發明帶來了從屬發明者無法內化的社會價值,從屬發明者愿意為開發該從屬發明支付的許可費就會低于該從屬發明的實際價值,不利于許可協議的達成,阻礙有正外部性的從屬專利的創造與實施。從屬發明的創造與實施還可能因為機會主義而被阻卻。譬如,在從屬發明的價值遠超過基礎發明的情況下,基礎專利權人可能基于限制、抑制改進者競爭能力的想法,對改進者要求高昂許可費,阻礙從屬發明者創造、實施從屬發明,抑制新技術的發展。換言之,如果將從屬發明的權利配置給基礎發明人,就意味著潛在改進者需要在創造從屬專利之前,就與基礎發明人達成許可協議,而由于信息不對稱、外部性、機會主義等原因,這種事前許可協議很難達成。

相反,采取第三種模式,將從屬發明的專利權授予從屬發明人即改進者,改進者就不需要與基礎發明人達成事前協議。法律確權使得從屬發明者有激勵,也能最有效率地對從屬發明進行投資、申請專利,并以獲得專利權的從屬發明作為談判籌碼與談判基礎,與基礎權利人協商從屬發明的實施?；A權利人也可以根據從屬發明的效果,選擇價值最大、技術效果最好的從屬發明,這也有助于激勵有顯著價值的改進。這一模式的問題在于,從屬發明的專利權與基礎發明的專利權分別屬于改進者與原創者,而從屬發明的實施涉及基礎發明的使用,故實施從屬發明的專利權需要改進者和基礎發明人的雙重同意,亦即前文提到的封鎖專利規則。封鎖專利意在平衡基礎發明人和從屬發明人的法律地位,促進相互許可,或稱交叉許可,這也是為什么有實務界人士認為,“知識產權的最大價值不在于將其作為抵制競爭者的武器,而是作為與其他公司進行合作的橋梁,促使公司獲得那些在競爭中取得成功所需的技術和能力”。(14)馬歇爾·菲爾普斯、戴維·克蘭: 《燒掉艦船: 微軟稱霸全球的知識產權戰略》,谷永亮譯,上海: 東方出版社,2010年,第23頁。但是,封鎖專利規則只能使基礎發明人和從屬發明人在法律上獲得對等談判力,無法平衡二者通過市場獲得的談判能力。在基礎發明人和從屬發明人實施從屬發明能獲得旗鼓相當的利益時,封鎖專利規則可以促進交叉許可。而如果從屬發明的價值顯著超過基礎發明,從屬發明人實施從屬發明能獲得更大的合作剩余,則基礎發明人會要求從屬發明人支付更高的許可費。而當從屬發明相對于基礎發明來說價值不大、實施頻率不高時,基礎發明人也可能基于個人偏好等原因拒絕許可,因為基礎發明人不會因為無法實施從屬發明而遭受太大損失。在基礎發明權人采取機會主義行為的上述情況下,就會出現從屬專利實施成本高昂的問題。

制度的選擇都是兩害相權取其輕。在這三種權利配置方式中,不授予從屬發明專利權會導致基礎發明人和潛在改進者都缺乏創造從屬發明的激勵。將從屬發明專利權授予基礎發明人,理論上能降低從屬發明的實施成本,但實際上由于信息不對稱、外部性、機會主義等原因,創造、實施從屬發明的成本仍比較高昂。將從屬發明專利權授予從屬發明者有助于高效率地創造從屬發明,但可能會阻礙從屬發明的實施。開發、創造發明是實施發明的前提。為此,更好的選擇是將從屬發明專利權授予從屬發明人,再通過其他制度安排減少從屬發明的實施成本。這也是目前各國專利法的通常做法。(15)Bennett Gillogly, “A Window of Flexibility: Why the Formation of AfCFTA Provides an Ideal Opportunity for African Nations to Employ TRIPS Flexibilities on a Continental Scale,” Transnational Law &Contemporary Problems, vol.30, no.1 (Winter 2021), pp.121-155.

(二) 高實施成本下的責任規則應對

強制許可是應對“封鎖專利”所帶來的高昂實施成本的常見措施。各國專利法通常允許那些取得重大技術進步、具有顯著經濟意義的從屬發明的權利人,在無法與基礎發明權利人達成許可協議時,獲得實施基礎發明的強制許可。(16)Bennett Gillogly, “A Window of Flexibility: Why the Formation of AfCFTA Provides an Ideal Opportunity for African Nations to Employ TRIPS Flexibilities on a Continental Scale,” Transnational Law &Contemporary Problems, vol.30, no.1 (Winter 2021), pp.121-155.許可協議和強制許可代表了卡拉布雷西和梅拉米德所提出的權利的兩種保護規則: 財產規則和責任規則。(17)Guido Calabresi, A. Douglas Melamed, “Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral,” Harvard Law Review, vol.85, no.6 (April 1972), pp.1089-1128.財產規則要求必須與權利人協商,才可以獲得權利,亦即權利人享有定價權。財產規則的核心是自由協商,適用于交易成本較低的情形。在交易成本較高時,責任規則更有優勢。在責任規則下,只要支付一個由權威第三方決定的價格,就可以從權利人手上獲得權利。這相當于通過第三方確定的價格人為構建了交易市場,由法律直接界定了權利的最終歸屬,節省雙方的談判成本。

除了強制許可,有些國家還運用“反向等同”規則,對那些雖然字面上落入基礎專利實施范圍,但是以顯著新穎的方式實現技術效果的專利,豁免于侵權。(18)William S. Galliani, “Patent Infringement amidst Rapidly Evolving Technologies: New Equivalents, the Doctrine of Equivalents and the Reverse Doctrine of Equivalents,” Santa Clara High Technology Law Journal, vol.6, no.1 (March 1990), pp.75-112.這可以視為“價格為零”的責任規則,在從屬發明人的貢獻遠大于基礎發明人時,從屬發明人可以零價格從基礎發明人手中獲得對基礎發明專利權的使用許可。讓最有能力影響從屬發明如何實施的人獲得權利,可以避免基礎發明人的機會主義行為,促進從屬發明的價值的最大化。(19)Y. 巴澤爾: 《產權的經濟分析》,費方域、段毅才譯,上海: 上海三聯書店、上海人民出版社,1997年,第9頁。在反向等同規則下,封鎖專利規則所阻礙的從屬發明,就只限于價值甚微以致基礎發明人沒有許可動力的從屬發明,這反而能促進有顯著技術進步的從屬發明的實施,也正與專利法的目的契合。

我國采用強制許可制度應對封鎖專利規則的實施成本?！秾＠ā返?6條規定,“具有顯著經濟意義的重大技術進步”的改進發明者可以請求實施基礎發明的強制許可,但沒有解釋何謂“顯著經濟意義”“重大技術進步”。(20)林秀芹: 《中國專利強制許可制度的完善》,《法學研究》2006年第6期,第30—38頁。有學者建議由最高院制定相關司法解釋,對“具有顯著經濟意義的重大技術進步”等模糊概念進行明確界定。(21)劉雪鳳: 《我國清潔能源技術專利強制許可制度研究——既有制度的不足及其完善》,《學?！?013年第5期,第120—125頁。還有的學者建議在我國引入反向等同規則。(22)張邇瀚: 《論基礎專利之改進技術保護路徑的完善——以確立反向等同原則為視角》,《科技進步與對策》2021年第39卷第5期,第136—142頁。但本文認為并無必要。無論是強制許可條款還是反向等同原則,司法實踐中都很少被援引,說明這兩個條款最重要的作用其實是通過法律直接界權的預期,促進改進者與基礎發明人的協商。(23)Joseph A. Yosick, “Compulsory Patent Licensing for Efficient Use of Inventions,” University of Illinois Law Review, vol.5, no.5 (2001), pp.1275-1304; Robert Merges, “Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents,” Tennessee Law Review, vol.62, no.1 (Fall 1994), pp.75-106.強制許可適用條件上必要的模糊性,反而能促進雙方協商,過往司法實踐也說明“具有顯著經濟意義的重大技術進步”這一術語含義的不明朗并沒有阻卻強制許可條款發揮作用。(24)截至2023年4月20日,在“北大法寶”“司法案例”中以“顯著經濟意義具有重大技術進步”進行全文檢索,只得到1個適用《專利法》封鎖專利強制許可的案例。而且,強制許可制度下,改進者可以獲得實施權而基礎發明人可以獲得許可費,雙方都愿意“見好就收”。相反,反向等同原則是一種“全有或全無”的制度,要么改進者得到豁免,基礎發明人無法獲得任何補償,要么改進者構成侵權,基礎發明人獲得排他權,導致雙方當事人更愿意“放手一搏”,反而不利于協商的達成。因此,本文認為我國《專利法》關于改進發明的權利規則暫無需修改。

著作權法的改進稱為演繹,即在原作基礎上的派生。通常認為,演繹和復制的最大區別,在于復制僅僅是原作的再現,復制者沒有增加任何的創作,而演繹既沿用原作的基本表達形式,又包含演繹者自己的創作。(25)如劉俊謙訴中國科學院海洋研究所等侵犯著作權糾紛案,山東省高級人民法院(2012)魯民三終字第33號民事判決書(復制行為是指對原作的再現,這種再現不增加任何“創作”的內容;演繹行為則是指在原作基礎上創作出派生作品,這種派生作品并未改變原作之創作思想的基本表達形式,同時又有后一創作者的創作成分于其中);饒河縣四排赫哲族鄉政府訴郭頌等侵犯民間文學藝術作品著作權糾紛案,北京市高級人民法院(2003)高民終字第246號民事判決書(著作權法所指的改編,是指在原有作品的基礎上,通過改變作品的表現形式或者用途,創作出具有獨創性的新作品。改編作為一種再創作,應主要是利用了已有作品中的獨創部分)。和從屬發明一樣,演繹作品也有三種權利配置方式: 第一,沒有權利;第二,原作著作權人獲得權利;第三,演繹者即改進者獲得權利。但與各國專利法對從屬發明基本采用相同的權利配置方式不同,演繹作品的權利配置規則更多元化。

(一) “非法演繹作品”規則及其演進

如第一節關于從屬發明專利權配置方式的論述所言,第一種模式既無法為演繹者也無法為原作著作權人提供創作、開發演繹作品的激勵,也與勞動理論不符。但實踐中,仍有不少國家對特定類型的演繹作品,即未獲原作著作權人授權而創作的演繹作品,采用這種權利配置方式。(26)黃匯: 《非法演繹作品保護模式論考》,《法學論壇》2008年第23卷第1期,第129—135頁。如法國和美國的著作權法規定,沒有獲得原作著作權人授權的演繹作品無法獲得著作權保護。(27)美國《著作權法》第103條(a)款:“雖然版權客體可以包括編輯和演繹作品,但對使用享有版權的已有資料創作的作品的保護,不得擴大到該作品中非法使用此類資料的任何部分?！狈▏吨R產權法典》L.122—3條:“未經作者或其權利所有人或權利繼受人之同意,通過任何技術和手段的翻譯、改編、改動、整理或復制均屬非法?！蔽覈鳈喾ㄔ诹⒎ㄉ蠜]有明確未獲授權的演繹作品是否享有著作權,司法實踐則基本承認未授權演繹作品的著作權地位,允許未授權演繹作品基于其本身的獨創性貢獻而獲得著作權。(28)如北京匯智時代科技發展有限公司訴北京國際廣播音像出版社等侵犯著作權糾紛案,北京市海淀區人民法院(2007)海民初字第22050號民事判決書(盡管相關歌曲的原作者有權起訴匯智公司侵權,匯智公司亦可能因此對歌曲的原作者負民事賠償責任,但有關的演繹作品仍屬于受著作權保護的作品);新疆青少年出版社訴孫寶成等侵害其他著作權財產糾紛案,河南省高級人民法院(2015)豫法知民終字第274號民事判決書(當非法演繹作品遭受侵權時,應當允許非法演繹作品的著作權人提起侵權之訴并獲得賠償,以保護其獨創性勞動);深圳市玩家文化傳播有限公司與武漢超級玩家科技股份有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛案,武漢市中級人民法院(2015)鄂武漢中知終字第00053號民事判決書(被告抗辯原告作品屬非法演繹不受法律保護的理由無法律依據);林生星與北京微夢創科網絡技術有限公司等著作權權屬、侵權糾紛案,北京市海淀區人民法院(2018)京0108民初50091號民事判決書(未經已有作品著作權人的許可,在已有作品的基礎上創作出新作品,可能涉及侵害已有作品的著作權,但由于新作品本身屬于創作活動的產物……不影響林生星對新作品即涉案作品所享有的著作權,他人未經許可不得隨意使用)。但學界不乏反對之聲,認為不應授予這類演繹作品以著作權,否則將誘發、鼓勵侵權。(29)王先林: 《知識產權濫用及其法律規制》,《法學》2004年第3期,第107—112頁。否認未獲授權演繹作品著作權地位的理由,無論是大陸法系的“侵權行為本身不能產生合法利益”理論,還是英美法系衡平法的“不潔之手”理論,即本身具有不當性的行為不得向他人主張權利(30)黃匯: 《非法演繹作品保護模式論考》,《法學論壇》2008年第23卷第1期,第129—135頁。,其法律基礎都在于未獲授權的演繹是非法行為。各國著作權法都規定著作權人享有演繹權,未獲原作著作權人授權而創作的演繹作品也因此被稱為“非法演繹作品”。

然而,各國專利法都沒有授予專利權人改進或許可他人改進的權利。專利權人與著作權人在是否享有改進權上的區別,很大程度上與著作權的人身屬性相關。未獲授權的改進有可能導致讀者誤解原作,甚至損害原作作者聲譽。(31)Pamela Samuelson, “The Quest for a Sound Conception of Copyright’s Derivative Work Right,” Georgetown Law Journal, vol.101, no.6 (August 2013), pp.1505-1564.在缺乏作者人格權保護傳統的英美法系,演繹權起到了“保護作品完整權”的效果,使作者得以控制可能損害其聲譽的演繹。而對于已經為作者設立了保護作品完整權的大陸法系,授予作者演繹權的目的,更在于避免作品的延遲發表。如果作者不享有演繹權,他/她為了獲取最大利益,就會推遲作品的發表時間,直到其準備好演繹作品為止,畢竟推遲發表并不會影響作品一經創作完成即獲得的著作權的效力。(32)威廉·M. 蘭德斯、理查德·A. 波斯納: 《知識產權法的經濟結構》,金海軍譯,北京: 北京大學出版社,2005年,第122頁。著作權人也無需過分擔心競爭對手在這段時間內創作出相同或近似的作品搶占市場,因為表達具有異質性,與個人背景、閱歷、風格等相關,不同作者形成同一種表達的概率很低。但專利權不同,專利權的授權以新穎性為要件,即使沒有授予專利權人以改進權,專利權人也會因為擔心其發明創造喪失新穎性而不敢推遲專利的申請和公開。

“非法演繹作品”不享有著作權的權利配置模式,迫使演繹者必須獲得原作著作權人事前授權。為此,演繹者會傾向性地選擇其更可能接受的演繹方式,從而扭曲了本應多元化的表達市場,也損害了言論自由。(33)Alexander McMullan, “Returning to the Fair Use Standard,” New York Law School Law Review, vol.63, no.3 (2018-2019), pp.359-374.原作著作權人還可以利用這種權利配置規則,禁止競爭對手的演繹,即便這種演繹并沒有損害原作作者的聲譽,從而破壞表達市場的競爭秩序。

考慮到拒絕保護非法演繹作品著作權的弊大于利,那些拒絕授予非法演繹作品著作權的法域,如美國,通過擴大合理使用的適用范圍,豁免了大量未授權演繹者的侵權責任,恢復這些未授權演繹作品的著作權地位。(34)Mary W. S. Wong, “Transformative User-Generated Content in Copyright Law: Infringing Derivative Works or Fair Use,” Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, vol.11, no.4 (Summer 2009), pp.1075-1140.美國學者巴頓·畢比(Barton Beebe)通過實證研究發現,自1994年美國最高院坎貝爾(Campbell)案后,“轉化性使用”在合理使用裁判中占據支配性地位,只要被告使用具有轉化性,就很可能構成合理使用。(35)Barton Beebe, “An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005,” University of Pennsylvania Law Review, vol.156, no.3 (January 2008), pp.549-624.演繹的本質就是在利用原作品獨創性表達的基礎上創作出具有獨創性的新表達,意味著任何演繹行為都具有“轉化性”,都可以構成合理使用。(36)Kienitz v. Sconnie Nation, LLC., 766 F.3d 756 (7th Cir. 2014).通過合理使用的司法規則,豁免未授權演繹,使非法演繹作品合法化,固然能為個案演繹者提供保護,但會導致演繹權形同虛設。同時,“轉化性使用”的過分擴張,不僅會豁免戲仿、諷刺等因損害原作的市場評價而可能無法獲得原作著作權人許可的、交易成本較高的演繹,也會豁免改編、翻譯等本可以通過和原作著作權人協商獲得許可的、交易成本較低的演繹。(37)Thomas F. Cotter, “Transformative Use and Cognizable Harm,” Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, vo.12, no.4 (Summer 2010), pp.701-754; David Newhoff , “When Fair Use Threatens the Derivative Works Right,” The Illusion of More, April 15, 2019, https://illusionofmore.com/when-fair-use-threatens-the-derivative-works-right/, April 20,2023.而且,在美國,合理使用裁判很大程度上取決于法官的自由裁量,不同法院就相同案件很可能做出不同判決,(38)Niva Elkin-Koren and Orit Fischman-Afori, “Rulifying Fair Use,” Arizona Law Review, vol.59, no.1 (2017), pp. 161-200.這也增加了非法演繹作品能否被合法化的不確定性。對于我國來說,本文認為,我國法院應當維持現行做法,基于非法演繹作品本身的獨創性貢獻而賦予其著作權,沒有必要通過合理使用豁免未授權演繹。

(二) “雙重許可”及其責任規則應對

對于具有著作權的演繹作品,剩下的兩種權利配置方式為: 第一,原作著作權人享有權利;第二,演繹者享有權利。如第一節所言,若由原作著作權人享有演繹作品的著作權,原作著作權人有激勵與演繹者協商如何創作、實施演繹作品,但這種事前協議很可能被高昂的交易成本阻卻。譬如,信息不對稱會使原作者難以找到合適的演繹者和可行的演繹方向,外部性會抑制有較高社會價值的演繹作品的創作,機會主義行為可能導致只有符合原作著作權人利益的演繹作品才得以創作。而如果由演繹者享有演繹作品的著作權,不僅與勞動理論相契合,也能激勵更多元化的演繹作品市場的形成,避免演繹作品的創作被原作著作權人的偏好與傾向所左右。因此,在演繹作品享有著作權的情況下,各國通常都將演繹作品的著作權授予演繹者。由于演繹作品的實施涉及對原作品的使用,盡管演繹作品著作權由演繹者單獨享有,演繹作品著作權的行使則遵循類似于“封鎖專利”的“雙重許可”規則: 同時需要演繹者和原作著作權人同意。和“封鎖專利”規則一樣,“雙重許可”也面臨因機會成本所導致的高昂實施成本。原作著作權人可能因為擔心聲譽受損、希望限制演繹者的競爭能力等原因拒絕向演繹者授予許可,導致演繹作品無法實施,造成社會資源的浪費。

專利法采用強制許可或反向等同規則豁免從屬發明對基礎發明的侵權責任,促進從屬發明的實施。類似的,著作權法也提供了合理使用規則,不僅能豁免演繹者對原作品的未授權演繹,使非法演繹作品合法化,也能豁免演繹者對原作品著作權的未授權使用,促進演繹作品著作權的實施。譬如,演繹者可以援引我國《著作權法》第二十四條“介紹、評論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當引用他人已經發表的作品”的合理使用例外,豁免侵權責任。(39)熊琦: 《“用戶創造內容”與作品轉換性使用認定》,《法學評論》2017年第35卷第3期,第64—74頁。但如前所述,合理使用規則的適用面臨架空演繹權、抑制私人協商空間、增加司法裁決不確定性等問題。

除了合理使用抗辯,著作權法也允許在一定情況下演繹者用賠償損失替代停止侵權,促進演繹作品著作權的實施。即便是立法上規定未授權演繹者不得享有著作權的美國,聯邦最高法院在Stewart v． Abend案里也表明,在演繹作品相比于原作品有顯著進步時,即便演繹者未得到原作著作權人授權,法院也會允許演繹者用損害賠償的方式替代停止侵權。(40)Stewart v. Abend, 495 US 207 (1990).易言之,演繹者通過向原作著作權人支付第三方(即法院)確定的金額,不僅可以獲得對原作品進行演繹的事后許可,使非法演繹作品獲得著作權;還可以獲得實施演繹作品的事后許可,有權單獨實施演繹作品。我國司法實踐中,如果未授權演繹者對演繹作品付出了較大努力,演繹作品產生了較大的社會影響,法院也會傾向于采取提高賠償損失額而非直接要求演繹作品停止侵權。譬如大頭兒子與央視動畫、(41)大頭兒子公司與央視動畫公司案中,原告是“圍裙媽媽”美術作品的著作權人,被告未經許可將該美術作品形象改編為新人物形象并制作動畫片《新大頭兒子和小頭爸爸》,法院不支持原告關于停止被告播放侵權動畫片的訴訟請求,認為侵權責任的承擔方式應兼顧公平原則。侵權動畫片不僅包含人物形象,還包含劇本、音樂、配音等創作,停止播放會浪費眾多創作人員的勞動,宜采取提高賠償額的方式替代停止侵權。參見杭州市濱江區人民法院(2014)杭濱知初字第634號民事判決書。海洋研究所與劉俊謙等案中,(42)中國科學院海洋研究所、鄭守儀訴劉俊謙、萊州市萬利達石業有限公司、煙臺環境藝術管理辦公室侵犯著作權糾紛案中,法院認為,侵權雕塑用于社會公益事業,如拆除將造成社會資源的較大浪費,故將煙臺環境辦應承擔的停止侵權“拆除雕塑”的責任方式變更為消除影響和支付合理使用費。參見山東省高級人民法院(2012)魯民三終字第33號民事判決書。法院都以被告停止侵權會導致社會資源較大浪費為由,將停止侵權的責任承擔方式變更為提高賠償額。但同樣的,由法官在個案中判斷侵權責任承擔的方式,也存在適用條件不清、可預期性不強的問題。譬如在瓊瑤與于正案中,侵權影視劇同樣涉及眾多創作人員的勞動,但法院依舊要求被告停止侵權而非僅僅提高賠償損失額。(43)北京市高級人民法院(2015)高民(知)終字第1039號民事判決書。

和專利法的強制許可、反向等同規則一樣,著作權法的合理使用、賠償損失規則,都屬于責任規則,允許演繹者通過支付第三方判定的價格(包括免費)即可使用原作著作權,從而降低演繹作品的實施成本。這相當于法律直接將原知識產品的實施權配置給改進者,并給予原知識產品權利人一定補償(包括零)。區別在于,專利法明確責任規則僅適用于相較于基礎發明有顯著技術進步、具有社會重大價值的從屬發明,而著作權法更傾向于法官個案判斷。這與發明和作品的特征有關。專利以有用性、實用性為核心,有良莠之分,使用者的選擇較少?；A發明人對從屬發明的阻卻不僅影響從屬發明者利益,還會影響社會利益,尤其是在從屬發明有較大社會價值的情況下。因此,專利法明確在從屬發明相較于基礎發明有顯著經濟意義和重大技術進步的情況下,從屬發明者有權獲得實施基礎發明的強制許可。這種立法的事前標準有助于激勵從屬發明的創造,并促進基礎發明人與從屬發明人關于基礎發明專利權的使用許可。而作品以獨創性為核心,人的多樣性和表達的多樣性意味著即便某演繹作品因原作著作權人的阻礙而無法實施,使用者也可以找到其他替代品,一般不會造成重大社會損失,故立法沒有確定一般性標準的必要,只需要由法官在個案中適用責任規則,防止著作權人利用演繹權阻卻改進作品著作權的實施。

但個案適用責任規則,如前所述,容易出現適用標準不清乃至擠壓財產規則的適用空間的問題。因此,本文建議,最高院應出臺相關司法解釋,細化演繹作品適用雙重許可規則的例外情形。譬如,最高院有必要明確《著作權法》第二十四條中“介紹作品”“評論作品”“說明問題”“適當引用”等術語的含義,并通過發布相關指導案例、典型案例,為涉演繹作品糾紛中如何適用合理使用規則提供指引,避免法院在低交易成本的情形下適用合理使用規則損害著作權人的演繹權。同時,最高院也應就被告在哪些條件下可以用賠償損失的方式替代停止侵權,制定相關細則或發布相關指導案例、典型案例。

(一) 改進商標的定義

相較于從屬發明和演繹作品,商標改進較少被提及。馬克·萊姆利(Mark Lemley)在《知識產權法改進的經濟學》一文中,也沒有談及商標的改進。(44)Mark A. Lemley, “The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review, vol.75, no.5 (April 1997), pp. 989-1084.主要原因在于專利法和著作權法關于知識產品改進的權利配置都是指在改進者(從屬發明人、演繹者)與原權利人(基礎發明人、原作著作權人)之間配置關于改進知識產品的知識產權,而商標法無需在標識改進者與原標識商標權人之間配置關于改進標識的商標權。假設甲對標識A擁有商標權,乙將標識A改進為標識B且注冊了商標,標識B的商標權只由乙行使。如果采用類似從屬發明和演繹作品的權利配置模式,要求標識B商標權的實施需要甲的同意,將導致標識B無法進入市場、無法發揮其價值,因為乙排除甲通過標識B參與市場競爭的激勵,遠遠超過獲得商標許可費的激勵。

但這只是說明商標的改進形式不同于發明創造和作品的改進形式,并不當然意味著商標不存在改進。知識產品的改進與權利配置模式與該類型知識產品的保護目的與物理特征有關。專利法與著作權法的目的是促進發明創造與作品的創作與實施,而改進發明、改進作品的創作建立在原知識產品的基礎上,故改進發明、改進作品知識產權的實施,也涉及對原發明、原作品的使用,從而產生在改進者與原權利人之間配置改進品的知識產權的需要。但商標法的目的不是促進標識符號本身的創造與傳播,而是保護商標所傳達的關于商標所附著之產品或服務的質量的信息的真實性,降低消費者通過商標識別產品或服務來源的成本,并通過商標所附著的產品或服務的質量所帶來的消費者好感與未來交易機會,激勵產品或服務提供者,即商標權人,維持其產品或服務的品質。(45)Roya Tabibi, “Good Faith Trademark Infringement: The Ninth Circuit’s Approach to the Tea Rose-Rectanus Doctrine,” Boston College Law Review, vol.60, no.9 (February 2019), pp.65-81; 威廉·M. 蘭德斯、理查德·A. 波斯納: 《知識產權法的經濟結構》,金海軍譯,北京: 北京大學出版社,2005年,第216—217頁。

消費者對產品或服務提供者的好感與未來交易機會,就是產品或服務提供者的商譽。(46)Robert G. Bone, “Trademark Functionality Reexamined,” Journal of Legal Analysis, vol.7, no.1 (Spring 2015), pp.183-246.一位英國法官就曾說過,“沒有任何東西會比商譽更大地吸引老客戶回到原處”。(47)戈登·史密斯、羅素·帕爾: 《知識產權價值評估、開發與侵權賠償》,國家知識產權局專利管理司組編,夏瑋、周叔敏、楊蓬等譯,北京: 電子工業出版社,2012年,第86頁。商標是商譽的重要載體,商譽是商標的核心價值。(48)劉維: 《論商標使用行為的獨立性》,《現代法學》2021年第43卷第6期,第62—76頁。注冊商標如果沒有承載商譽,會被撤銷;未注冊商標如果凝聚了較強商譽,也受商標法保護。商標法激勵的不是標識本身的創設,而是標識所承載的商譽的維持與發展。(49)謝曉堯: 《論商譽》,《武漢大學學報(社會科學版)》2001年第54卷第5期,第550—556頁。商譽越強,商標的顯著性和知名度也越高,也越能發揮識別功能、降低消費者的搜尋成本。故本文認為,商標的改進,不是指標識本身的改進,即產生新的標識,而是指對附著于標識之上的商譽的改進,即基于對已有標識的使用而在該標識上產生新的商譽。為與前文發明改進、作品改進的表述方式保持一致,本文將“商譽改進”等同于“商標改進”。

由于商標是商譽的重要載體,商譽貢獻者會使消費者建立起她/他與商標之間的聯系,故同一標識上的不同商譽貢獻者都有行使商標權的需求,導致與商標權排他性的沖突。商標改進的權利規則所要解決的,就是如何厘清不同商譽貢獻者之商標權邊界的問題。這里的商標權采用廣義,是指受法律保護的使用以及禁止他人使用商標的權利,不單指注冊商標專用權。不同商譽貢獻者對同一標識的使用,也是指在相同或類似商品、服務上的使用,否則不會與商標權沖突。假設甲是A標識的商標權人,甲通過在某類商品上對A標識的經營使用形成商譽,使消費者產生對甲的信任與好感。乙基于某種原因,也在相同或類似商品上對A標識進行經營使用并形成了商譽。甲和乙誰有權使用A商標?如果都有權,雙方的權利應如何界定,才能防止消費者混淆與誤認,并鼓勵誠實經營者對商譽的投資,同時避免額外的制度成本?上述答案取決于甲與乙使用商標的原因、甲與乙所創造的商譽的大小等因素,故需要根據改進商標的具體類型,分析其權利規則。

(二) 改進商標權利規則的類型化

和從屬發明、演繹作品的權利配置模式類似,改進商標的權利配置有四種模式: 第一,不享有權利;第二,由商標注冊者單獨享有;第三,由商標注冊者以外的商譽貢獻者(以下簡稱“改進者”)單獨享有;第四,由商標注冊者與改進者共同享有。(50)相比于從屬發明、演繹作品的權利規則,商標改進的權利規則增加了權利共存模式,即第四種模式。因為從屬發明和演繹作品都是在使用原知識產品的基礎上創造新的知識產品,新知識產品知識產權的實施必然同時涉及對原知識產品知識產權和新知識產品知識產權的使用,故無需在新知識產品創作完成的權利配置階段,就設置權利共存的模式。參見Mark Lemley, “The Economics of Improvement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review, vol.75, no.5 (April 1997), pp.989-1084。而改進商標,標識本身并沒有改變,改進商標之商標權的配置模式,就是其實施中的權利配置模式,故需要在最初的權利配置階段,就提供權利共存的模式選擇。從屬發明、演繹作品權利配置模式的判斷標準是哪一種模式更有利于促進改進知識產品的創造和實施,因為這正是專利法和著作權法的目的。而商標法的目的更為多元,傳統觀點認為商標法的目的是降低消費者識別成本、激勵經營者誠信經營投資商譽,但近年來也有觀點認為促進競爭也是商標法的隱含目的。(51)David W. Barnesa, “Trademark Externalities,” Yale Journal of Law &Technology, vol.10 (2007), pp.1-44.改進商標的權利配置,取決于哪一種模式能更均衡地實現商標法的目的,同時不會帶來諸如損害商標注冊取得制度、(52)本文對商標改進規則的探討以我國采用的商標注冊主義為基準,即商標權通過注冊取得。破壞市場競爭秩序等成本。

每一種權利配置模式的效果,取決于改進商標的類型,是改進者依許可協議使用商標而形成的改進商標,還是改進者擅自使用形成的改進商標。如果是后者,是商標注冊前的擅自改進,還是商標注冊后的擅自改進。每種類型中,權利規則又可能因商標注冊者與改進者所貢獻的商譽、商標注冊者與改進者的善意惡意等因素而不同。譬如,當改進者使商標成為該類商品的通用名稱時,第一種模式最有效率;當改進者故意攀附注冊商標聲譽時,第二種模式最有效率;當商標注冊者惡意搶注他人(即改進者)在先使用并有一定影響的商標時,第三種模式最有效率;當商標注冊者善意注冊了他人在先使用并有一定影響的商標時,第四種模式最有效率。有必要根據改進商標的類型區分其權利規則。本文根據改進商標的形成方式,將改進商標區分為三種類型,即依許可形成的改進商標,商標注冊之前擅自改進形成的改進商標,以及商標注冊之后擅自改進形成的改進商標,再在每種類型中探討每種權利規則所對應的個案情形。

1. 依許可的改進

對于改進者根據許可合同形成的改進商標,在商標許可合同結束后,如果采用第一種模式(無權利),會使商標權人一經許可就喪失商標權,削弱商標權人許可的激勵,動搖商標許可制度的基礎。這一規則只適用于他人使用不會造成消費者混淆與誤認的情形,即商標缺乏顯著性、成為通用名稱的情形。(53)尹臘梅: 《商標通用名稱正當使用抗辯實證考察——一則網絡游戲名稱侵權引發的思考》,《上海交通大學學報(哲學社會科學版)》2017年第25卷第3期,第55—62頁。但許可合同的語境下,商標權人可以通過許可合同約束被許可人的使用行為,避免被許可商標淪為通用名稱,故無需適用這種權利規則。

第二種模式(商標注冊者獨享),具有一般適用性,因為許可期限屆滿商標權人回收商標權,是商標許可制度的應有之義。有學者擔心,如若不授予被許可人權利,被許可人會涸澤而漁,在商標許可期后期惡意破壞商譽,但《商標法》第43條已經賦予了商標權人質量監督權以防范這種風險。(54)黃匯、謝申文: 《論被許可人增值商標的法益保護路徑——以“王老吉”商標爭議案為研究對象》,《政治與法律》2013年第10期,第119—129頁。

第三種模式(改進者獨享),缺乏剝奪商標注冊者權利的正當理由,因為即便是商標注冊者無法實際使用商標的專有使用合同情形下,商標注冊者也已通過許可的方式表達了使用的真實意圖。哪怕是改進者為被許可商標貢獻了巨大商譽,改進者在商標許可期間為商標創造商譽也是商標許可合同簽訂之時商標權人和改進者所默認的。(55)王蓮峰: 《商標許可合同使用者利益之保護——王老吉與加多寶商標利益紛爭之思考》,《社會科學》2013年第4期,第92—98頁。商標是商譽的載體,改進者在簽訂許可合同之時就已經知曉,其在許可期間所貢獻的商譽都會負載在被許可商標之上,一旦商標許可合同終止,商標及其承載的商譽就歸商標權人所有。如果允許改進者憑借其經營能力獲得商標權,實際上是允許他/她以商標許可的對價獲得了實質上的商標轉讓,損害商標許可制度的價值,更是鼓勵弱肉強食,破壞市場競爭秩序。

第四種模式(權利共享),固然是對誠實經營者的肯定,但如前所述,授予改進者權利會帶來動搖許可制度基礎、破壞信任關系、損害競爭秩序等問題。而且,商標許可期限屆滿后,商標共存容易導致消費者混淆與誤認,從而抑制經營者對商譽的投資。雙方對商標都享有使用權時,一方面容易引發搭便車,即一方從另一方經營努力而獲得的商譽中獲利,另一方面還可能導致敲竹杠,通常表現為一方使用者利用自己對商標的使用權,對商標進行惡意使用,降低商標顯著性,削弱商標吸引力與市場影響力,以勒索或報復另一方使用者。故權利共享模式也不適用于許可形成的改進商標。

有學者認為,如果被許可人對被許可商標的經營取得了簽訂合同時意料不到的商業成功,如加多寶對“王老吉”的經營,那么被許可人也對商標獲得相應權利,否則有違公平原則。(56)劉曉春: 《商標注冊人與使用人分離時的利益沖突與解決途徑——從“王老吉”商標之爭說開去》,《電子知識產權》2012年第6期,第29—33頁。但商業行為本身就充滿不確定性,許可人不僅可能因為被許可人的成功經營而獲利,也需承擔被許可人失敗而商譽受損的風險。簽訂商標許可協議、承擔商業風險是雙方理性思考的結果,不應由于經營結果與預期不同就對當事人的自由意思表示進行法律干預。而且,改進者并非無法獲得獨立商譽。(57)崔國斌: 《商標許可終止后的商譽分配》,《知識產權》2012年第12期,第10—17頁。商標法并不禁止經營者在同一商品或服務上同時使用多個商標。許可人可以在被許可商品上同時使用被許可商標和許可人自己的商標,這兩個商標在經營過程中也可以分別形成商譽。在許可合同終止后,雙方可以分別使用自己的商標。如王老吉與加多寶案,加多寶集團在“王老吉”商標許可糾紛初現端倪之際,就開始在王老吉飲料上同時使用“王老吉”與“加多寶”兩個商標,只是由于來不及將其創造的商譽完全轉回到“加多寶”商標,從而引發爭議。因此,問題的關鍵不在于商標權的歸屬,而是商譽的歸屬。(58)學界對于商譽是否構成一種權利仍存在諸多爭議。有的認為商譽只能是競爭法所保護的利益,參見陶鑫良、張冬梅: 《被許可使用“后發商譽”及其移植的知識產權探析》,《知識產權》2012年第12期,第3—9頁。有的認為商譽權是一項獨立的民事權利,其中又有人格權、財產權、復合權、知識產權之分,參見王崇敏、鄭志濤: 《商譽權的法律性質和立法模式探究》,《當代法學》2018年第32卷第6期,第71—78頁。本文暫不討論該問題。有學者曾做了一個形象的比喻,商譽和商標就像酒和酒瓶的關系。甲向乙租了酒瓶裝酒,租期滿后乙有權要求甲返還酒瓶,甲也可以倒回自己的酒。(59)黃匯、謝申文: 《論被許可人增值商標的法益保護路徑——以“王老吉”商標爭議案為研究對象》,《政治與法律》2013年第10期,第119—129頁。故改進者如果能證明其在商標許可期間,通過經營努力創造出獨立于商標權人的顯著商譽,可以轉回這種商譽。但在許可關系瀕臨破裂時,當事人很難就商譽轉回達成協議。在交易成本較高時,本文認為,可以借鑒專利法與著作權法的做法,直接由法律界定商譽的歸屬而非托付市場交易,譬如確立在特定情形下,許可人向被許可人就尚未轉回的商譽進行合理補償的義務、許可人配合被許可人轉移商譽的后合同義務,(60)黃匯、謝申文: 《論被許可人增值商標的法益保護路徑——以“王老吉”商標爭議案為研究對象》,《政治與法律》2013年第10期,第119—129頁?；蛘咴谠S可期限屆滿后被許可人得以轉回商譽的緩沖期制度。(61)黃匯、謝申文: 《論被許可人增值商標的法益保護路徑——以“王老吉”商標爭議案為研究對象》,《政治與法律》2013年第10期,第119—129頁。直接由法律界定商譽的歸屬,不僅能降低糾紛解決成本,更有助于合同雙方審慎對待結束許可關系。

綜上,對于依許可形成的改進商標,其商標權應歸屬于商標權人。如果改進者對商標貢獻了重大商譽,本文建議可以通過合理補償、后合同義務、緩沖期等制度,允許改進者轉回商譽,鼓勵誠實經營,避免消費者混淆。

2. 商標注冊之前的擅自改進

商標注冊之前的擅自改進,是指改進者(在先使用者)在商標被注冊前就已經使用了該商標并建立起一定商譽,而后該商標才被他人注冊。如果采用第一種模式(無權利),意味著他人若將未注冊商標申請注冊為商標,該商標的在先使用者(即改進者)就會喪失對該商標的權利,商標注冊者也無法獲得商標權。該標識處于公有領域,任何人都可以任意使用,既對改進者不公平,不利于鼓勵經營者對商譽的投資,也容易導致消費者混淆與誤認,除非該標識構成通用名稱。但改進者如果已經為該商標建立了一定商譽,意味著該商標沒有淪為通用名稱。

第二種模式(商標注冊者獨享),改進者不得繼續使用該標識,會造成消費者混淆與誤認,使消費者誤以為商標注冊者提供的商品或服務來源于改進者。而且,這一配置模式還變相要求所有商標必須注冊,否則一旦被他人注冊,在先使用者所創造的所有商譽都會被他人掠奪,這加重了經營者尤其是中小經營者的負擔。對于惡意的商標注冊者,這一模式還會鼓勵惡意搶注,破壞競爭秩序。

第三種模式(改進者獨享),商標注冊者不得使用該標識,違反了我國商標注冊取得制度,只有在商標注冊者為惡意搶注且未創造出獨立于改進者的顯著商譽的情況下,采用這一模式才可能利大于弊。而如果商標注冊者是惡意搶注,但已經創造出獨立于改進者的顯著商譽,禁止商標注冊者繼續使用反而會導致消費者混淆與誤認。在先使用者如果明知商標注冊者是惡意搶注而不提出異議或無效宣告,直到商標注冊者創造出顯著商譽后再向法院請求救濟、判令商標注冊者停止侵權,不僅會導致商標注冊者投入的經營努力的浪費,還會破壞消費者對商標與商標注冊者之間對應關系的認知。我國商標法用時間標準來判斷商標注冊者是否已經創造出獨立的顯著商譽。根據《商標法》第45條,自商標注冊之日起五年之內,在先權利人有權請求宣告該注冊商標無效。換言之,一旦商標注冊滿五年,法律默認商標注冊者已經建立起獨立的顯著商譽,商標注冊者享有不得被在先權利人無效的商標權,這時的改進商標適用權利共享模式。但如果是對在先馳名商標的惡意搶注,則不適用五年期限的限制,任何時候在先權利人都有權請求宣告無效。因為在惡意搶注馳名商標的情況下,商標注冊者的主觀惡意更大,而且公眾已經建立起在先使用者與馳名商標之間穩定的,甚至是唯一的聯系。法律推定,哪怕商標注冊滿五年,馳名商標所有人的商譽也遠強于商標注冊者的商譽,權利共存會導致消費者混淆與誤認。

可能有觀點認為,通過時間標準來判斷商標注冊者是否已經建立起獨立的顯著商譽,有損個案實質正義。有些商標注冊者,遲遲不使用商標,五年之后也沒有建立起商譽;而有些商標注冊者,不到五年就已經建立起獨立的顯著商譽。對于前者,《商標法》第49條安排了撤銷制度;但對于后者,法律顯得有些力不從心。譬如喬丹案中,法院一方面認為喬丹公司(商標注冊者)對“喬丹”商標商譽的貢獻,一定程度上建立于損害在先權利的基礎之上;另一方面又認為五年期限可以督促利害關系人及時主張權利,“避免損害商標權人的合法權益”。(62)最高人民法院(2016)最高法行再27號行政判決書。這似乎意味著,五年期限一到,建立在非法基礎上的商譽就轉化為合法權益。本文認為,這正體現了每種權利配置模式都是利弊權衡的結果。在超過五年期限時,法律推定維護商標注冊人建立起的商業秩序與消費者認知的收益,足以彌補其對在先權利人的損害。通過立法上確定一般性的時間標準,比交由法官在個案中判斷商標注冊者是否建立其獨立的顯著商譽,更能給予商標注冊者以穩定預期,也有助于提高司法裁判的統一性,降低個案的裁決成本。即便商標注冊者在五年內已經建立起了獨立的顯著商譽,由于其注冊行為本身就缺乏合法性基礎,需要對權利的不穩定狀態保持一定的容忍。

第四種模式(權利共享),有助于維護在先使用者的經營努力,也符合商標注冊取得制度,還可以促進競爭。(63)羅莉: 《信息時代的商標共存規則》,《現代法學》2019年第41卷第4期,第77—89頁。在不損害市場競爭秩序、不造成消費者混淆的情況下,這一模式具有效率。故該模式不僅適用于前述之惡意商標搶注者已經建立起獨立的顯著商譽的情形,也適用于商標注冊者為善意的情形。為避免權利共享所可能導致的一方對另一方的搭便車或敲竹杠,需厘清雙方權利的邊界,防止消費者混淆和誤認。在雙方交易成本較高的情況下,借鑒專利法、著作權法的做法,應直接界定商標權的歸屬。但在界權方式上,商標權與專利權、著作權應有所區別。專利權與著作權的界權目的是推動改進品知識產權的實施,故界權方式體現為強制許可、反向等同、合理使用、賠償損失等責任規則,直接規定改進者獲得原權利人授權所需的許可費。而改進商標的界權目的是避免商譽貢獻渠道的混淆而引發的消費者對標識來源的混淆與誤認,故在界權方式上應體現為直接劃定在先使用者的使用范圍和使用方式。中國(64)參見我國《商標法》第59條。司法實踐中,如唐老一正齋公司與一正集團公司案,唐老一正齋是“一正膏”膏藥的生產者,起訴一正集團公司在膏藥上申請注冊的“一正”商標構成不正當競爭?！耙徽唷彪m然歷史更為悠久,但還沒有進入藥店進行銷售,社會影響力相對有限,知悉其商譽的人群主要是在江蘇鎮江等地區了解一定歷史的相關公眾,故法院認定一正集團不具有申請“一正”商標的惡意,不構成不正當競爭。但由于一正集團的“一正痛消”膏藥銷售至鎮江地區,為防止相關公眾混淆與誤認,法院要求“雙方應各自規范使用其商品名稱和商標,必要時可以附加標識加以區別”。江蘇省高級人民法院(2009)蘇民三終字第0091號民事判決書。又如狗不理訴天豐園案,狗不理集團在1994年注冊了“狗不理”商標,最高院認為,天豐園在狗不理集團注冊“狗不理”商標之前就開始持續經營“狗不理”豬肉灌湯包并被市場認可,沒有搭便車的惡意,不構成不正當競爭。但為了保護相關公眾免受混淆,規范市場秩序,天豐園飯店只能保留狗不理豬肉灌湯包這一菜品,但不得在企業的宣傳牌匾、墻體廣告等中使用“狗不理”三字。最高人民法院(2008)民三監字第10—1號民事裁定書。、日本(65)鄧文: 《商標在先使用規則中應賦予在先使用人排他權的證偽》,《商業研究》2021年第3期,第135—144頁。、法國(66)劉鐵光: 《規制商標“搶注”與“囤積”的制度檢討與改造》,《法學》2016年第8期,第38—48頁。等采用商標注冊主義的國家的立法、司法實踐,大都遵循這一邏輯,即先使用制度。

綜上,對于商標注冊之前的擅自改進形成的改進商標,即商標注冊者對在先使用的有一定影響的未注冊商標所注冊的商標,商標權注冊者享有商標專用權,在先使用者也有權在原有范圍內繼續使用,除非商標注冊者為惡意搶注且在五年內被在先權利人請求宣告無效。但馳名商標的在先權利人,對于惡意搶注者的無效宣告不受五年期限限制。我國現行立法對于這類改進商標的權利規則都較有效率,無需修改。

3. 商標注冊之后的擅自改進

商標注冊之后的擅自改進,是指他人對注冊商標進行未授權使用并為該商標貢獻一定商譽。如果采用第一種模式(無權利),商標不享有商標權,意味著一旦有商標權人以外的人通過使用該標識,為該標識貢獻了商譽,該標識就不再享有商標權。這種配置方式無法激勵商標權人繼續投資商譽。如前所述,只有在商標淪為通用名稱的情形下,這一配置方式才有效率。如果注冊商標被他人廣泛使用于標識某類產品或服務,而商標權人不維護注冊商標的顯著性,不澄清該注冊商標只用于標識某個產品或服務提供者,就會導致注冊商標淪為通用名稱。我國《商標法》第49條規定,成為通用名稱的商標應被撤銷,不再享有商標權保護。

第二種模式(商標注冊者獨享)有助于打擊侵權,鼓勵誠實經營者對商譽的投資,維護競爭秩序,具有一般適用性。

第三種模式(改進者獨享),商標注冊者不得使用該標識,違反了我國商標注冊取得制度,只有在商譽基本上完全由改進者貢獻、禁止商標注冊者使用可以防止消費者混淆與誤認的情況下,適用這一模式才能利大于弊。這主要發生于商標權人長時間不使用或只是很小規模上使用商標,而改進者對該商標進行大規模使用并創造了顯著商譽的情形。

對于商標權人長時間不使用商標的,我國《商標法》第49條規定了撤銷制度。沒有正當理由連續三年不使用的商標可以被依法撤銷,改進者一年之后可以重新將該標識申請注冊,成為商標權主體。這也被稱為“撤三”規則。(67)孔祥俊: 《論非使用性惡意商標注冊的法律規制——事實與價值的二元構造分析》,《比較法研究》2020年第2期,第54—71頁。商標法對同一標識重新申請注冊的一年空置期規定,適用于所有被撤銷、宣告無效和注銷的商標,其目的是防止相關公眾對該商標之前所標識的產品、服務的質量的印象,延及商標所新標識的新商標權人之產品、服務上。(68)張鵬: 《〈商標法〉第49條第2款“注冊商標三年不使用撤銷制度”評注》,《知識產權》2019年第2期,第3—27頁。但相關公眾建立起商標與原商標權人之間聯系的前提,是商標被舊商標權人長期、大規模使用,若原商標權人連續三年未使用商標,相關公眾并不會建立起該商標與原商標權人的聯系,故沒有必要為新注冊者設置一年的空置期。(69)馮曉青、劉歡歡: 《效率與公平視角下的商標注冊制度研究——兼評我國商標法第四次修改》,《知識產權》2019年第1期,第3—13頁?？罩闷谑箻俗R處于任何人可使用的公共領域,不僅損害誠實經營的改進者的利益,還會造成相關公眾混淆與誤認,更可能削弱商標顯著性、破壞商標吸引力以致其喪失可注冊性?！杜c貿易有關的知識產權協議》(也稱《TRIPS協議》),德國、美國、加拿大等國都沒有規定因連續未使用而被撤銷的商標,需要經過一定的時間間隔才能重新注冊。(70)Paul Tackaberry, “Exploring the Boundaries of Use after the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act,” The Trademark Reporter, vol.104, no.6 (Novermber-December 2014), pp.1332-1365; 孫靖洲: 《〈德國商標法〉的最新修訂及其對我國的啟示》,《知識產權》2019年第6期,第81—96頁。故本文建議,對于因其他原因撤銷的商標,仍依照《商標法》第50條現有規定;但對于因無正當理由連續三年未使用而被撤銷的商標,應允許其被撤銷后即可重新被申請注冊。盡快確定商標權歸屬,減少權利的不安定狀態,可以激勵誠實經營和對優質商標的培育,充分發揮商標的功能,也能避免相關公眾混淆與誤認,維護市場秩序。

我國“撤三”規則針對的是商標權人完全不使用商標的情形。對于使用規模很小的商標,商標法沒有規定商標權消滅機制。(71)盡管最高院在《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第26條指出,商標使用必須是真實的、善意的、具有一定商業規模的,僅僅是象征性使用也需要被撤銷,但“一定商業規?！薄跋笳餍浴辈]有精確的定義,小規模使用不一定構成可撤銷情形。這種不確定性增加了雙方的談判成本。改進者自然希望盡快與商標權人達成商標權轉讓協議,避免權利的不確定狀態。但商標權人可能基于機會主義對改進者索要高價,尤其是在改進商標具有高知名度時,以致雙方難以達成協議,如“iPad”案。(72)唯冠中國深圳公司在中國大陸注冊了“iPad”商標,唯冠中國臺灣公司也在多個國家和地區注冊了“iPad”商標。蘋果公司通過商標轉讓協議獲得了唯冠中國臺灣公司對“iPad”的商標權,但被唯冠中國深圳公司起訴侵犯了其在中國大陸的商標權。蘋果公司以唯冠中國臺灣公司的轉讓協議構成對唯冠中國深圳公司的表見代理、相關公眾已建立起“iPad”與蘋果公司的產品之間的聯系為由,訴請法院判令唯冠中國深圳公司在中國大陸擁有的“iPad”商標歸蘋果公司所有。由于我國尚未規定商標權人所創造的商譽價值極低情況下商標權的轉讓途徑,“iPad”案最終以和解結案,法院沒有通過說理為后續類似糾紛提供指引的機會。(73)廣東省高級人民法院(2012)粵高法民三終字第8、9號民事調解書。

本文認為,有必要為這類型的改進商標構建權利規則,促進資源的有效配置。(74)顧江: 《文化強國視域下數字文化產業發展戰略創新》,《上海交通大學學報(哲學社會科學版)》2022年第30卷第4期,第12—22頁。首先,商標公示機制意味著改進者知道或應當知道他人商標權的存在。改進者是因為自己的過錯使自己陷入被商標權人要挾的局面,故改進者應窮盡市場機制獲得商標權。只有在交易條件明顯不合理時,才需要由法律進行權利再配置。本文建議借鑒域外的“逆權占有”制度: 如果改進者公開、持續、長期且以自己為商標權人的意思使用他人商標,且已經與該商標建立起穩定的對應關系,而商標權人沒有對改進者的使用提出異議的,改進者可以依法獲得商標權。(75)Jake Linford, “Trademark Owner as Adverse Possessor: Productive Use and Property Acquisition,” Case Western Reserve Law Review, vol.63, no.3 (Spring 2012), pp.703-768; 謝曉堯: 《 “傾聽權利的聲音”: 知識產權侵權警告的制度機理》,《知識產權》2017年第12期,第30—42頁。相比于我國現行“撤三”規則,逆權占有規則無需一年的權利空置期,也不限于商標權人完全不使用的情形,更能激勵改進者對商譽的投資,促進競爭。為了防范弱肉強食的風險,應嚴格限定逆權占有規則的適用條件,明確“公開、持續、長期”“沒有提出異議”等要件的含義。

第四種模式(權利共享),允許改進者獲得權利,會鼓勵侵權,有損誠實守信原則。只有在商標注冊者和改進者之間已經形成了穩定的獨立的商譽、不會導致消費者混淆與誤認的情況下,這一模式才能利大于弊。有學者建議引入美國法下的懈怠抗辯制度: 商標權人在已經知道或者應當知道被告的侵權行為后,沒有正當理由延遲提起訴訟的,被告可以對抗商標權人的救濟請求。(76)李揚: 《商標侵權訴訟中的懈怠抗辯——美國法的評析及其啟示》,《清華法學》2015年第9卷第2期,第74—95頁。理論上,既然我國商標法允許惡意搶注者在注冊五年之后獲得與在先權利共存的穩定權利狀態,似乎也應允許侵權人在經過一定時間后獲得合法使用商標的權利。但是,惡意搶注者受保護的原因,不僅在于他/她獲得了獨立的顯著商譽,也因為他/她具有注冊商標的權利外觀。故本文認為,對于沒有權利外觀的改進者(侵權人),暫不宜引入懈怠抗辯制度。而如果侵權人有這種權利外觀,一般也是侵權人惡意注冊的結果。對于這類型的改進,可以借鑒商標注冊前的擅自改進形成的改進商標的權利規則。當侵權人尚未建立起獨立的顯著商譽時,由在先權利人獨享商標權,既是防止消費者混淆,也能鼓勵誠實經營,維護市場競爭秩序。當侵權人已經建立起獨立的顯著商譽時,適用權利共享規則,因為避免消費者混淆、維護注冊商標權利穩定性、促進競爭的收益,超過了惡意搶注對在先權利的損害。我國《商標法》第45條也采用了這種權利配置模式。在先權利人必須在自侵權人注冊之日起五年內,提起無效宣告請求。馳名商標的在先權利人對惡意注冊者的無效宣告請求不受五年期限限制。

在特殊情況下,侵權人也可能基于善意獲得注冊商標的權利外觀。在商標登記與檢索體系不完善的時期,可能出現不同經營者在不知情的情況下,將相同或近似標識在相同或類似商品、服務上注冊為商標的情形。每個經營者對于自己的注冊商標都是商標權人,而對于他人的注冊商標都是改進者。改進者并沒有搭便車的主觀意圖,只是因為歷史原因而使用與商標注冊者相同或相似的標識。如果商標注冊者與改進者各自形成了穩定的獨立商譽,可以適用權利共享的配置模式,并通過不同外包裝、不同字體等方式進行相互區分。在當事人之間無法就區分達成協議時,也可以由法院直接劃定權利邊界。商標注冊者無權請求宣告改進者的商標無效,而應在相互區分的基礎上繼續誠信經營、投資商譽。最典型的例子就是蘇州稻香村與北京稻香村對“稻香村”商標權的爭奪,最高院指出,“對因歷史原因形成不同市場主體各自擁有相同字號,以及在同一種或者類似商品上各自擁有相同或者近似商標的情形下,當其中一方主體主張其申請注冊被異議商標系對其字號及在先注冊商標的延續時,人民法院審查判斷被異議商標是否應予核準注冊,除應當依據商標法的規定,亦應尊重歷史和現狀,尊重業已形成的市場秩序,全面、審慎、客觀地考量各種因素,以盡量劃清商業標識之間的界限為指針,公平合理地作出裁判”。(77)最高人民法院(2014)知行字第85號行政裁定書。

綜上,對于商標注冊之后的擅自改進,一般認定改進者構成侵權,除非改進者獲得了注冊商標的權利外觀并在五年內沒有被在先權利人請求宣告無效,或改進者基于善意獲得了注冊并與商標注冊者形成了相互獨立的穩定商譽。對于商譽主要來源于改進者的情形,本文建議完善我國的“撤三”規則,刪除一年權利空置期的規定,以激勵改進者誠實經營,也能避免相關公眾混淆與誤認。同時,引入逆權占有制度,并明確其適用條件,促進商標資源流向評價更高的使用者。

知識產品是一種無形物,具有非競爭性,可以同時被不同人所使用,這意味著知識產品的改進頻率、改進主體的數量都遠高于有形物,知識產權法也存在更多在原權利人與改進者之間進行權利再配置的需求。本文旨在為知識產品改進品的權利配置分析提供一種經濟學分析的視角,為相關立法規則的完善、司法裁判的精細化提供指引。

對于從屬發明,各國都采用封鎖專利規則,降低從屬發明的創造成本,并通過強制許可、反向等同等責任規則,緩解封鎖專利規則導致的高昂實施成本。本文認為,我國現行專利法對改進發明的強制許可制度已足以促使基礎發明人與改進者達成許可協議,故無需修改現行立法,亦無需引入反向等同規則,避免加重立法成本。

對于演繹作品,盡管著作權人享有演繹權,但由于將演繹作品的著作權配置給改進者的收益高于其他權利配置方式,故即便是立法上明確拒絕授予非法演繹作品著作權保護的國家,也通過擴大合理使用規則的適用范圍,將非法演繹作品合法化,但合理使用規則的過度擴張也帶來諸多問題。演繹作品著作權的實施需要原作著作權人與演繹者的雙重許可,為了降低演繹作品著作權的實施成本,法院也通過合理使用、賠償損失等責任規則,直接授權演繹者實施演繹作品,但責任規則的適用存在不確定性。本文建議,我國應堅持基于演繹作品的獨創性賦予非法演繹作品著作權的司法實踐,避免通過合理使用豁免非法演繹。同時,明確雙重許可規則的例外情形,避免責任規則的濫用擠壓財產規則的適用空間,提高權利規則適用的統一性與可預期性。

商標改進及其權利規則被過往研究所忽略。本文根據改進商標形成的不同方式,對改進商標的權利規則進行了類型化分析,并就我國商標法提出以下建議: 第一,通過合理補償、緩沖期、后合同義務等規則,允許那些對商標商譽作出突出貢獻的商標被許可人轉回商譽。第二,刪除“撤三”規則的一年權利空置期規定,鼓勵改進者對商譽的投資。第三,引入逆權占有制度。當改進者以商標權人的意思,對商標進行了公開、持續、長期使用并建立起與商標之間穩定對應關系,且沒有被商標注冊人提出異議的,改進者可以獲得商標權。